中美欧与专利公开有关的法定要求的比较与借鉴
2013-06-25 17:14:15   来源:   评论:0 点击:

专利申请人要想获得专利保护,就必须在专利说明书中公开其专利技术信息,且这种公开应该足够充分。为实现专利公开的各项职能,各国均以法定的形式对专利技术信息公开的程度及其与所要求保护的权利之间的关系提出要求。各国相关的法律规定以及由此确定的法定要求,是判断与专利公开有关问题的直接依据。

一、关于专利公开的法律规定
1.我国相关规定
与专利公开有关的问题按照我国《专利审查指南》的规定有两种:“充分公开”和“权利要求的支持”。在我国历来颁布的审查指南中,均将说明书满足充分公开的要求与符合我国专利法第二十六条第三款的规定等同起来,而将权利要求的支持问题归结为专利法第二十六条第四款。我国专利法第二十六条第三款和第四款规定如下:
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
此外,我国《专利审查指南》第二部分第二章对说明书和权利要求书的主要内容和撰写要求作出了适用于所有技术领域的一般性规定,而在该部分第九章和第十章分别针对计算机程序和化学领域的专利申请作出了具体规定。
2.欧洲专利局相关规定
在欧洲,与充分公开和权利要求的规定特别相关的法律依据是新《欧洲专利公约》(EPC)第83条和第84条。其中,第83条规定:“欧洲专利申请应当以充分清楚和完整的方式公开发明以使所属技术领域的技术人员能够实现该发明。”第84条规定:“权利要求应当定义要求保护的发明,它们应清楚和简明,并得到说明书的支持。”此外,欧洲专利局新版审查指南对说明书的公开和权利要求书均作出了具体规定。
3.美国相关规定
构成专利公开基础的《美国专利法》相关部分是《美国法典》第35篇第112节(简称35 U.S.C.§112),该条款规定:“说明书应当包含对发明的书面描述,并且用完整、清楚、简明和准确的术语描述制造和使用发明的方式和方法,以使所属领域或密切相关技术领域的任何技术人员能够制造和使用该发明。说明书还应当记载发明人所认为的实现其发明的最好实施方式。”美国专利商标局关于专利公开和权利要求书的要求的具体规定详见其专利审查程序手册(MPEP)的不同相关章节。

二、欧洲、美国和中国相关法定要求的分析与比较
1.欧洲模式
以欧洲为代表,与专利公开有关的法定要求由两方面构成,一是说明书要充分公开要求保护的发明,二是权利要求要得到说明书的支持。并且,设立了两个独立、并行的规定分别针对上述两要求。但是,在处理说明书充分公开和权利要求支持问题之间的关系上,却采取了较为灵活的态度。
就法律适用而论,从表象上看,在处理权利要求的支持问题时,欧洲专利局并没有在实质审查程序中严格区分《欧洲专利公约》第83条和第84条的适用情形,仅强调在其异议程序中要能够“选择合适的理由”即可  ,而对待范围宽泛的权利要求,甚至有时以不具有创造性为由予以驳回。
究其原因有几方面,首先,上述两个要求本身存在竞合,在说明书公开不充分的情况下,所属领域的技术人员当然不能在权利要求请求保护的整个范围内实施该发明,从而权利要求也就不能够得到公开内容的支持;同时,对于得不到说明书支持的那部分权利要求技术方案而言,申请人在说明书中对其的公开也必然是不充分的。
第二,《欧洲专利公约》第83条和第84条都是专利审批程序中的驳回理由,即欧洲专利局在专利审批程序中能够分别以专利申请不满足充分公开要求或权利要求得不到支持为由驳回专利申请。但是,与第83条不同的是,不满足第84条的要求却并不是一项欧洲专利的异议理由。这种立法上的原因使得欧洲专利局基于二者的竞合关系在异议阶段借用第83条解决权利要求支持问题有了现实的土壤,而这种做法一旦在异议程序中出现,也就反作用于审批程序。
此外,尽管《欧洲专利公约》中未明确提及针对宽泛的权利要求的处理方式,但是欧洲专利局以内部规程的方式将权利要求得不到支持的情形进一步划分为3种情形,明确赋予了此类案件审查更大的自由度。其中,第一种情形是当权利要求与说明书之间存在差异时,可以依据《欧洲专利公约》第84条质疑权利要求未以说明书为依据,并且,在大多数情况下,可以依据《欧洲专利公约》第83条质疑该发明未充分公开(参见T409/91,OJ EPO 1994,653);第三种情形是当宣称的创造性是基于出乎意料的效果时,通常可以不具备创造性为由反对该宽泛权利要求(T939/92,OJ EPO 1996,309,参见IC-IV,3.2.1)。
2.美国模式
(1)三项法定要求
与其他国家相比,美国在专利公开方面的要求是特立独行的。它没有采取多数国家的“充分公开”和“支持”的分类方式,而是依据前述35 U.S.C. §112的规定要求专利公开要同时满足三项基本要求:能够实现要求(Enablement Requirement)、书面描述要求(Written Description Requirement)和最佳方式要求(Best Mode Requirement)。
相对于我国和欧洲以及其他一些国家,美国对申请人提出了更多的要求。首先,要求申请人证明,根据其说明书所公开的内容,所属领域的技术人员能够制造和使用该发明。换句话说,本领域技术人员在阅读申请所公开的内容后,必须能够在不付出过度实验的代价的情况下实施权利要求书中请求保护的发明。第二,考察申请人对发明的描述是否足够,即,申请人对发明的描述应足够详细具体,以至于所属领域的技术人员能够清楚得出发明人在提出专利申请时已经拥有了(Possessed)所请求保护的发明的结论  。第三,考察申请人是否公开了最佳方式。说明书必须阐明发明人已经知晓的该专利申请中实施所请求保护发明的最佳方式  。
不论是处理说明书的充分公开问题,还是权利要求的支持问题,美国的能够实现要求和书面描述要求均曾在其专利司法实践中适用。在上述三个要求中,由于书面描述要求和最佳方式要求是最具美国特色的要求,并且,从对已有文献的分析上看,业内的理解存在较大分歧,故在此以较多的笔墨进行探讨。
(2)关于书面描述要求
由于书面描述要求和能够实现要求在具体案件中经常同时满足或者不满足,业内最常听到的争议是:二者是否相同,是否有必要保留书面描述要求,以及是否应将二者合并为一项要求以简化判断过程。该问题即便在美国也依然纷争至今,其部分业内人士也认为可以将该要求与能够实现要求相互替换使用。而笔者在国内听到的更多关于书面描述要求的误解是,认为该要求等同于我国所谓权利要求要在形式上得到说明书的支持,或者仅在判断对申请文件的修改是否超出原始公开范围时发挥作用。
对此,《美国专利审查程序手册》规定:书面描述要求和能够实现要求“是彼此独立的截然不同的要求”  。但是,笔者认为,由Enzo案代表的观点更为贴切,即书面描述要求是作为能够实现要求的独立的附加要求存在的  。
具体来说,能够实现要求并没有妨碍书面描述要求存在的空间。对专利充分公开作出要求,是要确保说明书中含有充足的技术信息以实现专利说明书的两项基本功能:其一是使得所属领域的技术人员能够将发明付诸实践,其二是要使读者能够理解发明人对所属领域作出的贡献  。除此之外,书面描述要求则进一步要求该说明书能够证明申请人在提出专利申请时已经拥有了该发明  ,其采纳的客观标准是,考察说明书的描述是否清楚地让所属领域的技术人员认识到发明人已经发明了权利要求中要求保护的发明  。而这一点对于专利制度的设计是至关重要的,体现了美国专利制度的创立者们对于专利制度设立的根本考虑和政策导向。
在此理解的基础上,存在专利申请满足书面描述要求但不能够实现的情形,例如,说明书中省略了某些与发明的制造或使用有关的详细信息;反之,也存在能够实现但不满足书面描述要求的情形,例如,说明书中公开了如何制造和使用A、B、C三种物质,使得由上述三种物质一起组成的物质也许满足能够实现要求,但却不满足书面描述要求。
此外,书面描述要求还在美国的优先权审查和权利要求的修改审查中起到了关键作用。因此,在现有美国法律框架下,书面描述要求不可能让位于能够实现要求。
(3)关于最佳方式要求
与我国、欧洲及多数国家不同的是,美国还进一步要求公开实施发明的最佳方式,从而使得申请人要在主观和客观两方面同时经受考验。最佳方式要求规定,申请人在说明书中要公开发明人在提出专利申请时所知晓的实施发明的最佳方式和途径。
判断是否符合最佳方式要求,需要满足两方面要求:其一,在提交专利申请时发明人是否拥有实施发明的最佳方式;其二,如果发明人确实拥有该最佳方式的话,是否在说明书中公开了该方式使得所属领域的技术人员能够实现   。这种两步测试表明最佳方式要求与能够实现要求和书面描述要求均不同,它更强调发明人所掌握知识的主观成分。不难想象,一份申请可能既满足能够实现要求,也满足书面描述要求,但依然没有提供最佳方式。
是否充分公开最佳方式要经过审查,而且是一个事实问题。在美国专利商标局的专利审查过程中,尽管公开最佳方式是法定要求,但由于“不存在判定最佳方式充分公开的客观标准……仅考虑与隐瞒(无意的或有意的)相关的证据”,故审查员一般不会有足够证据去怀疑说明书中是否公开了最佳方式  。但是,这一要求在专利诉讼程序中却很有用,例如,一旦发现专利权人存在故意隐瞒最佳方式的不公平行为(Inequitable Conduct),专利权人将会丧失专利权。
有关设立最佳方式要求的政策考量,首先是要禁止发明人藏匿对发明具有重要意义的技术内容,继而确保公众得到发明人掌握的技术的最优选的实施情况,从而在专利权期满后使竞争者与专利权人站在同一起跑线上竞争   。但是,该规定在美国国内也曾遭受非议,因为许多人认为能够实现和书面描述的双重要求已经迫使发明人客观上公开了足够的技术信息,而最佳方式要求则进一步将原本可以作为商业秘密保护的部分信息曝光,并且,随着时间的迁移,技术和市场不断发生着变化,这部分信息也许对于公众而言不再具有重要价值,但隐瞒这些信息却反而为专利权埋下致命隐患。
3.中国模式及其与欧美模式的比较
我国与专利公开有关的法定要求由两方面构成,一是说明书要充分公开要求保护的发明,二是权利要求要得到说明书的支持,且设立了两个独立、并行的规定来针对上述两方面要求。
我国的法定要求不论从内容上还是表达形式上,均与欧洲如出一辙。和美国相比,我国有关充分公开的规定与美国的能够实现要求的思想是类似的,美国虽以“制造和使用”发明代替我国的“能够实现”发明,但含义没有本质区别。但是,我国不对最佳方式的公开作出要求,并且,从规范性文件中无法明确看到是否还要对申请人在申请日时要对发明处于拥有状态提出要求。因此,我国与美国的相关法定要求是明显不同的。
在处理说明书充分公开和权利要求支持问题之间的关系上,首先,我国与美国的不同体现在,美国没有以不同的法定要求来分别处理说明书的充分公开问题和权利要求支持的问题,其能够实现要求和书面描述要求均曾在专利司法实践中适用于上述两种情形。而我国与欧洲尽管在法律规定上类似,但是,在专利实践中却也存在差异。如前所述,欧洲适用《欧洲专利公约》第83条解决说明书公开不充分的问题,这与我国适用专利法第二十六条第三款的做法较为一致,但其针对权利要求的支持问题却可以适用《欧洲专利公约》第83条、第84条或第56条(创造性)。相比之下,我国在专利法第二十六条第三款有关充分公开的要求和第四款有关权利要求支持的要求之间设定了相对较为清晰的界限,原则上认为针对要解决的技术问题,只要说明书中公开了至少一种解决方案就已经满足充分公开的要求;如给出了具体解决方案,但尚不足以得出或概括出权利要求的保护范围,才属于权利要求的支持问题。
然而,这种界限也并非一成不变,这种趋势在近些年我国相关规范性文件的修订中越来越明显。例如,基于避免不合理延长审批程序的考虑,自2006年版《审查指南》开始明确允许专利复审委员会在复审程序中对于明显属于竞合关系的情形采取灵活处理态度   。例如,针对以不符合专利法第二十六条第四款为由作出的驳回决定,如合议组认为缺陷存在但应适用专利法第二十六条第三款,则不应以法律适用不当撤销驳回决定,否则,只会导致原审查部门改变条款后再次驳回或者不当授权。并且,较之以往任何版次,在处理请求原则与依职权原则的关系时,2010年版《专利审查指南》更加提倡专利复审委员会应在无效宣告审查程序的依职权审查中拥有更大的自由度   。由此,上述两项条款在无效宣告程序中也应可在一定条件下相互转用。
三、欧美模式的可借鉴之处
1.权利要求支持问题的法律适用
就权利要求支持的法律适用问题而言,美国未从法定要求的层面对说明书的充分公开问题和权利要求的支持问题在处理上予以区分,而欧洲的“随意”态度有其立法背景上的原因,并且,如适用创造性条款,意味着必须以经检索获得的现有技术证据为依据来评述宽泛权利要求,这与我国现有审查思路的冲突较大,并且会增加检索工作量。因此,我国尚不宜采纳欧洲和美国的做法。但是,基于我国专利法第二十六条第三款和第四款的竞合关系,允许审查部门在适用二者时具有一定的灵活性是合理的,这既可有益于当事人,也可有利于程序的进行。因此,我国应在合法性的基础上进一步加大这种尝试。
2.书面描述要求的指导意义
美国的书面描述要求对于我国的专利实践具有借鉴意义。在面对某些充分公开和权利要求支持问题时,主要是在依据结构信息、功能信息等的集合不足以预见技术效果的“不能预测”领域(Unpredictable Field),该要求可以帮助我们理清我国相关法定要求的内涵。
“不能实现”的发明与被认为是“申请日时未完成的发明”是两个不同概念,故其内涵和评价标准应有不同,通常认为前者着重于对申请日时所属领域技术人员依据专利申请文件公开的技术内容实施发明的能力的判断,而后者则关注由专利申请文件呈现出的申请日时发明所处于的状态,是对申请人自身进行的工作的评价。不论是我国专利法及其实施细则,还是《专利审查指南》,均未提出将申请人在申请日时完成了发明或者说发明在申请日时处于已完成的状态作为专利法第二十六条第三款下的一项判断原则,然则,在多年来基于专利法第二十六条第三款和第四款作出的驳回决定、复审决定和无效宣告审查决定中,上述判断标准被频繁使用着,这种处理是否违背了专利法第二十六条第三款和第四款的立法本意是个争议问题。
作为判断充分公开的重要依据,我国《专利审查指南》规定的“不能实现”的情形之一是:“说明书中给出了具体的技术方案,但未给出实验证据,而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。”   该规定被认为是在一般性原则外针对“不能预测”领域制定的特殊原则。
上述情形应解读为,在申请人已经给出发明技术方案的前提下,如果该技术方案的技术效果依据结构信息、功能信息等的集合无法预料,必须要通过实验证据予以证实,则“能够实现”的判断就取决于实验证据。如果申请人没有进行达到其所主张的技术效果的实验并提交具有说服力的实验证据,则不能认为该技术方案是成立的,其也就属于《专利审查指南》中所谓的“不能实现”的发明。而在实际的研发工作中,如果申请人进行的实验没有取得其主张的技术效果,或者根本未进行实验,仅仅断言会产生技术效果,这两种情况下的技术方案都没有产生预期技术效果,即申请人其实未就所要解决的技术问题找到可行的解决方案,属于在“申请日时未完成发明”的情形,也不能由此反推其技术方案是成立的。
可见,就不可预测领域的发明的充分公开而言,发明“不能实现”的根源在于该发明在“申请日时未完成”。也就是说,虽然“不能实现”的发明与“申请日时未完成的发明”是两个不同的概念,但在上述《专利审查指南》规定的情形下,“不能实现”的发明就等同于“申请日时未完成的发明”,也就是不能满足前述美国的书面描述要求所规定的申请人要在申请日时处于已经拥有发明的状态。
就不可预测领域的权利要求的支持而言,由于权利要求是由说明书得到或概括而来的,对于前者,即申请人直接将说明书中记载的发明请求保护的情形,“不能实现”的发明就是“申请日时未完成的发明”,因此,是以该权利要求保护的发明基于说明书内容是否处于完成状态来判断权利要求是否得到支持;对于后者,即请求保护的权利是由说明书公开的具体技术方案概括而成的范围,则要以说明书中已经完成的发明内容作为事实基础,进而去判断能否将其合理扩展到权利要求请求保护的范围。
由此可见,美国的相关法定要求的直白明确的表达方式,有利于解决我国相关领域多年来的困惑。反观我国某些审查操作性的规定,为追求操作一致性,在化学领域有关专利公开的审查规定中,刻意强调要以“能够实现”为准  ,但是,对相关实验证据的“一刀切”式规定却要求申请人必须就已经完成的发明提供证据作为判断充分公开和支持的依据,可见这种矫枉过正式的规定的内在是矛盾的,而正确解读法定要求才是准确把握审查标准的前提。
3.最佳方式要求的价值
如前所述,就具体案件中所公开的技术内容对公众的贡献而言,美国的最佳方式要求有时看似无关紧要,但不可忽视其制度价值和社会价值。美国是将其专利制度的价值取向以条文法和判例的形式固化下来,作为业内的道德警戒线:“专利,从其真正本质上看,受到公共利益的影响。专利申请被审查时,只有在专利局知晓并评价所有的对于专利权有实质意义的信息的情况下,公共利益才能被满足且最为有效的专利审查得以进行。任何与专利申请或审批过程有关的人在与专利局打交道时均负有坦白和善意的义务……但是,与对专利局的已经实施或者试图实施的欺骗有关或者通过恶意或故意的不当行为违反公开的义务的申请不应授予专利权。”  “专利在社会和经济上的长远效应赋予公众至高的权利以监督专利垄断权的产生背景是否远离了欺诈或其他不公平行为,并且该垄断权是否被限制在合法范围内。”   在37 C.F.R.§1.56和37 C.F.R.§1.555的条文中均强调了对于专利公开而言,坦白和善意的义务无处不在,要比公开实质性信息的义务更被广泛应用   。
可见,最佳方式要求与其他规定结合在立法层面上将诚实与善意义务渗透到程序的每个环节,这正是专利以公开换取保护的制度设计的要求。
相比之下,不论是专利法还是其上位法,我国均未制定相应规定和设立相关的法律程序对专利程序中的不当行为予以警示,这极易导致公众的利益受到损害。此外,姑且不论设立这种道德的警示是社会的进步抑或退步,但其作用却是勿庸置疑的,若非如此,构成美国的所谓“完美而系统”的专利体系的一些操作方式(例如大量接受的誓词和声明等)将失去法律和程序的保障,从而使得专利权人的合法利益也不能得到保护。综上所述,最佳方式要求背后的价值观是我国专利立法可借鉴之处。

四、结论与建议
将我国相关规定与欧美相关规定进行比较,实体要求的方向是较为一致的,其中也不排除个别法定要求中融入了其他考虑。但在表达方式上,我国的相关规定主要集中在操作层面,随着近年来案件处理量和审查人员数量的增长,这种操作性规定正在被逐步细化。而欧美的相关规定以较多的笔墨阐述其思想和初衷,乐于建立缜密的判断推理步骤和思路,可以读出审查标准的历史沿革。
偏重操作性的规定在处理简单问题上具有优势,容易通过对号入座的方式统一操作,而对于复杂问题和规定外的情形的处理则缺乏指导作用,于是,出现借助欧美规定来解读我国规定的情形,这是我们在相关规范性文件制定上的一个缺陷。以本文所述问题为例,如能通过《专利审查指南》阐明相关法定要求的内涵,解读不同概念和表达方式背后的内在联系,形成完整判断思路,则可以在具体判断过程中既满足一般原则又尊重不可预测领域的特殊性,在合法性的基础上追求合理性,从而操作一致性的问题也会随之解决。(作者李越系国家知识产权局专利复审委员会化学申诉一处处长,温丽萍系国家知识产权局专利复审委员会材料工程申诉二处处长;第二作者等同第一作者)

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