从一个案例看公开充分、实用性和创造性的适用
2013-07-02 18:11:50   来源:中国发明与专利   评论:0 点击:

摘要:本文通过对关于同一个案例的3种不同观点的分析,对说明书公开充分、实用性和创造性的法律适用进行了探讨,并通过对说明书公开充分、实用性和创造性的技术效果的分析,提出了笔者的观点。

关键词:专利申请   专利审查   公开充分   实用性   创造性


一、相关案例简介

       案例1的权利要求1如下:一种板翅片,其特征在于在板翅片表面依次涂覆有防腐层、亲水膜,在防腐层与亲水膜之间涂覆有传热层。

      说明书中指出,通过增加传热层可提高板翅片的导热性能,传热系数得以增大,从而改善传热效果。

      审查员通过检索,得到的最接近的现有技术是在换热器的盘管表面依次涂覆有防腐层、亲水膜,但是没有公开传热层这一技术特征。

       由申请文件可知,在防腐层和亲水膜之间设置“传热层”的目的,或者说期望达到的技术效果是增强传热。但是根据传热来看,增加1层传热层,便增加了1个传热热阻和接触热阻,增加了2个传热热阻导致了整个传热热阻的增加,在其他条件(温差、传热面积等)不变的情况下,传热热阻的增加会导致换热量的减小,也会导致换热系数的减小。也就是说,本领域普通技术人员根据传热学基础理论判断可知,增加这个所谓的“传热层”不仅不能达到提高板翅片的导热性能的效果,反而减弱了板翅片的导热性能的效果。

二、不同的观点

       针对案例1,有如下3种不同的观点。

       1.观点1:权利要求1所对应的说明书中的技术方案公开不充分

        我国专利法第26条第3款规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

      《专利审查指南》第二部分第二章对于说明书公开充分的规定如下:所属技术领域的技术人员能够实现,是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现该发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。

       对于案例1,因为预期的技术效果是提高板翅片的导热性能,但是实际上不仅没有达到,反而降低了板翅片的导热性能,因此没有产生预期的技术效果,从而导致说明书公开不充分。

       2.观点2:权利要求1不具有实用性

        我国专利法第22条第4款规定,实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。
《专利审查指南》第二部分第五章对实用性作了如下规定:授予专利权的发明或者实用新型,必须是能够解决技术问题,并且能够应用的发明或者实用新型。能够产生积极效果,是指发明或者实用新型专利申请在提出申请之日,其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的,这些效果应当是积极的和有益的。
权利要求1的技术方案没有解决提高板翅片的导热性能的技术效果,因此,没有产生积极的和有益的效果,从而导致权利要求1不满足实用性的要求。

        3.观点3:权利要求1不具有创造性

       我国专利法第22条第3款规定,创造性是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。

      《专利审查指南》第二部分第四章规定了显著的进步的判断标准,即发明有显著的进步,是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如,发明克服了现有技术中存在的缺点和不足,或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案,或者代表某种新的技术发展趋势。

       权利要求1的技术方案相对于现有技术来说,降低了板翅片的导热性能,因此不具有显著的进步,从而导致权利要求1不具有创造性。

三、公开充分、实用性和创造性的分析

       1.说明书公开充分

      根据《专利审查指南》的规定,公开充分需要满足以下3个条件:一是能够实现该发明或者实用新型的技术方案;二是解决其技术问题;三是产生预期的技术效果。笔者认为,上述的3个条件是具有重叠关系的,后者隐含地包括了前者的条件。如果解决了技术问题,则必然会实现该发明或者实用新型的技术方案,因为如果实现不了技术方案,又如何能够解决技术问题。同样的道理,如果达到了预期的技术效果,实际上必然已经解决了技术问题。因此,从逻辑上分析,第3个条件是前2个条件的充分条件,即只要达到了相应的技术效果,则必然会满足能够实现该发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题。只要满足产生预期的技术效果这1个条件,就可以判定该专利申请满足公开充分的要求。因为说明书充分公开必然会达到预期的技术效果,因此,产生预期的技术效果是技术方案满足公开充分的充分必要条件。

       下面我们讨论预期的技术效果是什么。首先,从《专利审查指南》的规定来看,说明书公开充分的判断主体是本领域技术人员,因此,判断技术效果的主体也必然是本领域技术人员。所谓本领域技术人员是指一种假设的“人”,假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段,他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力  。

       因此,判断公开充分所要达到的技术效果不能按照说明书所记载的或者申请人陈述的技术效果,而应当从本领域技术人员的角度来看待客观的技术效果。而客观的技术效果,既包括比现有技术好的技术效果,也包括比现有技术差的技术效果,既包括对社会积极有益的技术效果,也包括对社会具有危害性的技术效果。笔者认为,从本领域技术人员的角度来看,只要达到了技术效果,无论效果是好是坏,对社会是否有意义,都属于本领域技术人员所能预期的技术效果。从这种意义上讲,公开充分的技术效果是没有对比对象的,也没有好坏高低之分,从本领域技术人员角度出发,只要达到了一种技术效果,就应当认为说明书公开充分,根据原命题和逆否命题的关系,则说明书公开不充分,从本领域技术人员角度推出达不到任何一种效果。从另一角度来说,就是从本领域人员角度来判断,无法确定技术方案所要达到的技术效果是什么,即所要达到的技术效果有待进一步的确定,例如需要补充相关的技术特征。

        对于无法确定的技术效果,主要包括2种情况:一种情况是无法实现发明或者实用新型的技术方案,例如未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段或者说手段含糊不清、无法具体实施,此时必然无法得到确定的技术效果;另一种情况就是虽然给出技术方案,但是本领域技术人员无法得知技术方案的技术效果,例如化学领域中新物质的发明,虽然给出了新物质的组成结构,但是因为缺少相应的实验数据,而使本领域技术人员无法得知其具体所能达到的技术效果。

       2.实用性

       实用性的立法本意是技术方案应当具有实际的用途。根据专利法第22条第4款的规定可以看出,实用性需要满足2个条件 ,第1个条件是发明或者实用新型能够制造或者使用,第2个条件是能够产生积极效果。笔者提到的这2个条件中,第2个条件隐含地包括了第1个条件。如果产生了积极的技术效果,实际上必然能够制造或使用。因此,从逻辑上分析,第2个条件是第1个条件的充分条件,只要产生积极效果,则必然会满足发明或者实用新型能够制造或者使用。这样一来,只要满足能够产生积极效果这一个条件,就可以判定该专利申请满足实用性的要求。也就是说,产生积极效果是专利申请满足实用性的充分必要条件。
 
      对于实用性的效果,根据《专利审查指南》的规定,包括经济、技术和社会的效果,而且判断的主体也是本领域技术人员。实际上,对此规定,笔者认为存在问题,因为本领域技术人员只是一个技术人员,让一个技术人员去判断技术方案所带来的经济和社会效果,这几乎是不太可能的,而且经济效果和社会效果一般是在技术方案实施之后才能确定,而实用性与所申请的发明或者实用新型是否已经实施无关 ,因此,笔者认为此处的效果应当仅仅是技术效果。

       根据《专利审查指南》的规定,实用性中的效果应当是积极和有益的,不能明显无益、脱离社会需要。因为实用性的规定是强调技术方案的有用性,即技术方案对人类来说要有用处、有好处,因此,笔者对此的理解是实用性中产生的效果应当是对人类而言是正效果。根据原命题和逆否命题的关系,则可以推出不符合实用性的要求,技术效果不是正效果,技术方案就一定不符合实用性。

        不符合实用性的情况包括以下3种情况:第1种是技术效果为0,例如永动机;第2种是技术效果明显是负效果,例如危害社会的技术方案;第3种就是无法确定技术效果的技术方案,也就是公开不充分的技术方案。因此,从技术效果上分析,说明书公开不充分属于实用性的一种特殊情况,说明书公开不充分,则对应的权利要求必然没有实用性,满足实用性则必然满足说明书公开充分。因此,从这个角度可以看出,说明书公开不充分与实用性的关系是特殊规定和一般规定的关系。

       3.创造性

        根据专利法第22条第3款的规定,可以看出具有创造性需要满足2个条件:第1个条件是突出的实质性特点;第2个条件是具有显著的进步。从规定上看,上面的2个条件是互相并列的关系,互相平行存在。实际上,笔者认为的这2个条件中,第2个条件隐含地包括了第1个条件,具体理由如下。

      第一,根据《专利审查指南》的规定,创造性判断一般采用三步法进行。从《专利审查指南》的突出的实质性特点的三步法的判断标准来看,在第3步的要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见的判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题。存在技术启示的情况一般包括公知常识或者在对比文件中披露的技术特征,但是,无论是公知常识还是对比文件披露的技术特征,结合的启示是要求该特征作为公知常识或者在对比文件中的作用与本发明中的作用相同,因此,只有作用相同才有可能作为结合的启示得到权利要求保护的技术方案,反之,只要作用不相同,就得不到结合的启示。既然实际上所起的作用相同,即区别特征实际上还在执行原有的功能,那么自然就不会相对于现有技术具有显著的进步。从上面的分析可以看出,不具有实质性特点必然不具有显著地进步,根据原命题正确,逆否命题必然正确的关系,可推出具有显著的进步必然具有实质性特点。

       第二,从另一角度进行考虑,笔者认为突出的实质性特点的显而易见性包括2方面的显而易见性,一方面是方案的显而易见性,另一方面是效果的显而易见性。如果方案是显而易见的就不表明效果一定是显而易见的,例如组合方案的方案本身是显而易见的,但是如果产生预料不到的技术效果,则技术方案整体就不是显而易见的,如果方案不是显而易见的,则效果必然不是显而易见的,因为无法得知方案,自然就无法得知其具体效果。根据原命题正确,逆否命题必然正确的关系,可以推出效果是显而易见的,则方案必然就是显而易见的,即效果显而易见可以推出方案显而易见,从而推出整个技术方案就不具有突出的实质性特点。不具有突出的实质性特点是要求方案和效果二者都是显而易见的,因此,不具有突出的实质性特点可以推出效果是具有显而易见的。效果是显而易见的表明技术方案相对于现有技术来说是不具有显著的进步,因此,不具有突出的实质性特点可以推出不具有显著的进步,反过来说就是具有显著的进步可以推出具有突出的实质性特点。

        通过上面的分析可以得知,具有显著的进步与具有创造性之间是充分必要条件。
根据《专利审查指南》关于显著的进步的规定,创造性中技术效果包括如下2个条件:一是与现有技术对比具有显著的进步;二是有益的技术效果。笔者认为,此处的有益是相对于人类社会进步而言的有益,因此,创造性中的技术效果应当是比现有技术还要好的技术效果。

       通过上述分析可以得知,从技术效果考虑,不具有创造性包括如下几个方面:第1种是技术效果为0,例如永动机;第2种是技术效果明显是负效果,例如危害社会的技术方案;第3种就是无法确定技术效果的技术方案,也就是公开不充分的技术方案;第4种就是介于有益的技术效果与现有技术的技术效果之间的技术方案。因此,从技术效果上分析,实际上说明书公开不充分和不具有实用性属于不具有创造性的一种特殊情况,说明书公开不充分,则对应的技术方案必然不具有创造性,权利要求不具有实用性,则必然不具有创造性。因此,从这个角度可以看出说明书公开不充分、实用性与创造性的关系是特殊规定和一般规定的关系。

       4.小结

        根据前面的分析,我们可以从技术效果的角度得出公开不充分、实用性和创造性的关系,如图1所示。


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